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Por Agostina Salamone (*)
En la reciente sentencia de la Cámara Civil y Comercial Federal, Sala II, en el expediente “Bremen Automotores S.A. y otro c/Bremen Motors S.A. s/Cese de Uso de Marca”, se abordó un conflicto relacionado con el uso de nombres comerciales y marcas de hecho en el contexto de concesionarias automotrices. Este conflicto, junto con su respectivo fallo, resulta relevante para el análisis de los derechos que otorgan tanto las marcas registradas como las marcas de hecho.
Para ponerse en autos…
1.- El conflicto:
Bremen Automotores S.A. y Bremen Motors S.A. (Córdoba) iniciaron demanda contra Bremen Motors S.A. (Buenos Aires) solicitando se declare:
a) El cese de uso y modificación de la razón societaria “Bremen Motors S.A.”, así como también la designación comercial “Bremen Motors”;
b) El cese de uso de la expresión “BREMEN” en cualquier función o forma; y
c) La cancelación de la titularidad del nombre de dominio “bremen.com.ar”.
Para solicitar lo señalado, manifestaron que iniciaron sus actividades en el año 1986 como taller de reparaciones y que en 1994 Mercedes Benz Argentina S.A. la integró a su red de servicios como taller autorizado. En adición a ello, indicaron que en el año 2008 constituyeron la sociedad “Bremen Motors S.A.” para posibilitar la realización de distintos negocios a los comprometidos con Mercedes Benz como concesionaria oficial. Asimismo, destacaron que Bremen Automotores S.A. era titular en INPI de la marca “BREMEN” en las clases 12, 35, 36, 37 del Nomenclador Internacional.
Frente a dicho reclamo, se presentó Bremen Motors S.A. (Buenos Aires) contestando la demanda instaurada y reconvieniendo contra ambos accionantes. Con respecto a Bremen Automotores S.A. solicitó:
a) El cese de uso de la designación “Bremen Automotores” en cualquier función denominativa o marcaria incluyendo las de nombre social, nombre comercial, nombre de establecimiento, nombre de dominio de internet y cualquier otro posible para el desarrollo de la actividad de concesionaria de terminal automotriz para la venta de vehículos;
b) El cese de uso del nombre de dominio “bremenautomotores.com.ar”;
c) La nulidad parcial de la marca “BREMEN”, en las clases 35 y 36 del Nomenclador Internacional, y
d) El levantamiento de la oposición deducida a la solicitud de la marca “BREMEN”, en la clase 35 del Nomenclador Internacional.
Por su parte, respecto a Bremen Motors S.A, requirió el cese de uso de la designación “Bremen Motors” en cualquier función denominativa o marcaria incluyendo las de nombre social, nombre comercial, nombre de establecimiento, nombre de dominio de internet y demás usos.
La demandada reconviniente, argumentó que se constituyó como sociedad en el año 1996 dedicándose a la compraventa, importación y exportación de automotores, sus partes y accesorios, en carácter de concesionaria terminal automotriz. Señaló que, ese mismo año, fue designada concesionaria oficial para la venta de automotores de la marca BMW. En tal orden de ideas, alegó que si bien no poseía registro ante INPI, sí detentaba la titularidad de la marca “BREMEN” como marca de hecho desde el año 1996, haciendo un uso pacífico, público, continuo y ostensible en la industria automotriz motivo por el cual sus contrarias no podían desconocer su existencia. Finalmente, indicó que inscribió el dominio www.bremen.com.ar en el año 1997.
2.- Discusión jurídica:
El conflicto planteó varios interrogantes en torno a nuestro derecho marcario y los límites entre las marcas registradas y las marcas de hecho. El principal foco del litigio fue determinar qué parte tenía mejor derecho para utilizar la designación “BREMEN” en el ámbito de la comercialización de automóviles.
Entre los puntos discutidos, se destacó el análisis sobre:
La prioridad de uso de las marcas: Bremen Motors S.A. (Buenos Aires) alegó haber utilizado la marca “BREMEN” desde 1996 en la actividad automotriz, lo cual fue demostrado mediante pruebas testimoniales y documentales. Por otro lado, Bremen Automotores S.A. (Córdoba) había registrado la marca en 2005, pero no comenzó a utilizarla para la comercialización de automóviles hasta el año 2009.
La coexistencia de marcas: Se debatió si era posible que ambas compañías utilizaran la marca “BREMEN” para distinguir actividades similares, lo cual podría generar confusión en el público consumidor.
La nulidad de la marca registrada: Bremen Motors S.A. (Buenos Aires) solicitó la nulidad parcial de la marca “BREMEN” registrada por Bremen Automotores S.A. en las clases 35 y 36 del Nomenclador Internacional, argumentando que la actora no podía desconocer su existencia como marca de hecho desde 1996.
Derechos sobre nombres de dominio: Se discutió la titularidad y el uso de los dominios “bremen.com.ar” y “bremenautomotores.com.ar”, bajo el principio first come, first serve, y si había mala fe en el registro de los mismos.
3.- Sentencia de primera instancia:
La Sra. Jueza de primer instancia, rechazó la demanda interpuesta por Bremen Automotores S.A. y Bremen Motors S.A. (Córdoba) contra Bremen Motors S.A. (Buenos Aires), y admitió la reconvención formulada por esta última. La sentencia declaró la nulidad parcial de la marca “BREMEN” en las clases 35 y 36 del Nomenclador Internacional, cuya titularidad correspondía a Bremen Automotores S.A. (Córdoba). Asimismo, se ordenó el cese de uso del dominio “bremenautomotores.com.ar” y de la designación comercial “BREMEN” y “BREMEN MOTORS” utilizada por las actoras para la comercialización de automóviles.
Para decidir de esta manera se sustentó en varios elementos, a saber:
Uso preexistente de la marca: Bremen Motors S.A. (Buenos Aires) acreditó el uso de la designación “BREMEN MOTORS” desde 1996, con un amplio volumen de ventas de vehículos de alta gama, lo que generó una clientela significativa y prestigio en el mercado automotriz junto con una extensa actividad publicitaria. Este uso continuo y notorio fue decisivo para la magistrada al considerar que Bremen Automotores S.A. no podía desconocer la existencia de dicha marca al solicitar sus registros en 2005.
Prioridad de uso sobre registro: La jueza consideró que, si bien Bremen Automotores S.A. había registrado la marca “BREMEN” en 2005, los derechos sobre la misma no eran absolutos. El uso previo y comprobado de la marca de hecho por parte de Bremen Motors S.A. (Buenos Aires) prevalecía sobre el registro posterior de la actora. En tal sentido, reafirmó que la Ley de Marcas reconoce -aunque en forma indirecta- valor a la marca usada pero no registrada; por permitir que la oposición al registro o al uso de alguna sea efectuada por quien “detente un interés legítimo”. Ratificando en este sentido que, estas marcas, comúnmente denominadas “de hecho” cuentan con tutela jurídica y su uso, para tener valor, debe haber sido de una intensidad tal que haya generado una clientela y un prestigio propio, cuestión que aquí -según la magistrada- sí ocurrió.
Conocimiento previo por parte de la actora: Un aspecto importante del análisis fue el hecho de que Bremen Automotores S.A. no podía desconocer la existencia de Bremen Motors S.A. en el mercado automotriz, dado que ambas operaban en el mismo rubro (venta de automóviles de alta gama) y compartían espacios comerciales.
Confusión en el mercado: La similitud entre las designaciones comerciales “Bremen Automotores” y “Bremen Motors”, sumada a que ambas compañías se desempeñaban en el mismo sector (comercialización de automóviles de alta gama), podría generar confusión entre los consumidores. Esto justificó el cese de uso de la designación “BREMEN” y del dominio Web por parte de la actora.
Por las razones señaladas, la sentencia se inclinó a favor de Bremen Motors S.A. (Buenos Aires), protegiendo su uso previo de la marca de hecho “BREMEN” y ordenando el cese del uso del nombre y dominio por parte de Bremen Automotores S.A. (Córdoba).
4.- Sentencia de segunda instancia:
Frente a esta decisión la parte actora interpuso recurso de apelación cuestionando la sentencia del a quo y expresando sus agravios, no obstante a ello, la Cámara Civil y Comercial Federal confirmó la sentencia de primera instancia a favor de Bremen Motors S.A. (Buenos Aires) y desestimó los agravios planteados por Bremen Automotores S.A. (Córdoba).
Para concluir de dicha manera, el tribunal adhirió a las consideraciones expresadas en la sentencia de primera instancia.
La Cámara destacó que:
Existe estricta coincidencia en las actividades desarrolladas por ambos negocios. Pues ambos se encuentran dirigidos a explotar la actividad de comercialización de automóviles de alta gama de origen alemán. Destacando que la actora lo realiza desde el año 2009 para la marca Mercedes Benz; mientras que la demandada es concesionaria de BMW desde el año 1996.
Que la similitud es notoria y se desempeñan en el mismo rubro comercial, siendo imposible descartar que, para el público consumidor, puedan ser vinculadas como pertenecientes a un mismo titular y generar equívocos que se proyecten en campos de relevancia no desdeñable.
Que, si bien el régimen marcario argentino encuentra sus cimientos en el sistema atributivo, frente a circunstancias de excepción, atenuando la rigurosidad de ese principio, se ha otorgado protección a marcas en uso, aun cuando no se encontrasen registradas. Asimismo, la Cámara destaca que el registro no tiene carácter absoluto e inconmovible.
Que, la Ley N.º 22.362 establece como causal de nulidad el registro de una marca por parte de quien, al solicitarla, sabía o debía saber que dicha marca pertenecía a un tercero (art. 24, inc. b). Situación que es frecuente en casos donde los signos han adquirido difusión, prestigio o notoriedad.
Que la quejosa no proporcionó en ninguna de sus presentaciones una explicación razonable o, un motivo que preste justificativo a la elección de una marca cuasi idéntica a la preexistente para prestar los mismos servicios.
Bajo estas consideraciones, la Camara entiendió -al igual que el pronunciamiento de primera instancia- que la actora reconvenida no pudo verdaderamente ignorar la preexistencia de la demandada con su marca de hecho y designación comercial “BREMEN MOTORS” para la comercialización en el rubro automotor. Resaltando que las actividades no solo se hallaban comprendidas en un mismo ramo de la industria, sino que atienden a las mismas necesidades y pertenecen a un mismo orden de intereses comerciales.
Por otro lado, respecto al nombre de dominio, el tribunal destacó que la regla first come first serve rule no era absoluta dado que cedía en casos donde había existido mala fe del primer registrante. De esta manera, destaco que la demandada reconviniente había registrado el dominio “BREMEN” en 1997 mientras que la accionante en 2010 bajo el nombre “bremenautomotores”. De esta manera, en efecto, el demandado reconviniente era quien tenía la atribución para impedir que terceros registren, usen o promocionen nombres de dominio similares para acceder a sitios en los que se ofrezcan servicios similares o idénticos.
5.- Conclusiones:
Este fallo se enmarca en una línea jurisprudencial que reconoce, en circunstancias excepcionales, que el uso de una marca puede otorgar derechos prevalentes sobre el registro, siempre que dicho uso sea público, continuo y haya generado un nivel significativo de clientela en el mercado.
La lógica detrás de esta postura se alinea con el objetivo central del derecho marcario: garantizar que las marcas cumplan su función esencial de distinguir productos o servicios, evitando generar confusión entre los consumidores.
El litigio entre Bremen Motors S.A. (Córdoba) y Bremen Motors S.A. (Buenos Aires) es un claro reflejo de cómo el uso efectivo y prolongado de una marca puede tener un peso significativo frente al registro, en particular cuando se prueba que dicho uso fue notorio y anterior al registro de una marca similar.
En este contexto, el fallo no solo protege los derechos del titular de la marca de hecho, sino que reafirma el objetivo del sistema marcario: permitir al consumidor diferenciar claramente entre productos o servicios en el mercado. Asimismo, queda evidenciado que el principio “first come, first served” en nombres de dominio no es absoluto, ya que puede ceder frente a la mala fe o el uso comprobado y previo de un nombre comercial.
(*) Berton Moreno IP Law. www.abogados.com.ar
