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Cese de uso marcario: prescripción o imprescriptibilidad

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Por Sergio Castelli * y Flor Rodríguez **

En el ordenamiento jurídico argentino, uno de los temas más debatidos y fundamentales en la protección de las marcas es la prescripción de la acción de cese de uso indebido en el mercado, por un tercero, de una marca idéntica o similar a una ya registrada. Actualmente podemos encontrar en la justicia a la hora de resolver, en casos donde se ha planteado la prescripción de dicha acción, posturas un tanto contradictorias dando fundamentos sin un criterio unificado dividiendo las opiniones tanto como a favor y en contra de la imprescriptibilidad de dicha acción.

La Ley N° 22362 de Marcas establece las bases para la defensa y protección de los derechos de propiedad industrial, incluyendo la posibilidad de que los titulares de marcas tomen acciones legales para detener el uso no autorizado de sus marcas registradas, en su artículo 36 establece: el derecho a todo reclamo por vía civil prescribe después de transcurridos tres años de cometida la infracción o después de un año contado desde el día en que el propietario de la marca tuvo conocimiento del hecho.

Si bien la Ley de Marcas argentina no establece de manera explícita si la acción de cese de uso marcario es imprescriptible cuando el hecho se produce de manera continuada en el tiempo, esto ha llevado a un debate tanto en la doctrina jurídica como en la interpretación de las disposiciones legales existentes. 

Algunos de los que argumentan en favor de la imprescriptibilidad es el reconocido jurista Jorge Otamendi, quien considera que el plazo de prescripción se interrumpe cada vez que se repite el hecho o uso indebido de una marca registrada, ya que, si el hecho continúa con habitualidad ósea es prolongado en el tiempo, con tomar el último acto siempre se estaría dentro del plazo legal establecido por la normativa.

Sin embargo, otros juristas señalan que la imprescriptibilidad podría generar situaciones injustas, ya que permitiría que los titulares de marcas persigan infracciones después de un tiempo excesivo, lo que dificultaría la planificación y seguridad jurídica de terceros.

En consonancia con esta postura encontramos la postura de la Sala III de la Cámara civil y Comercial Federal que ante la acción de cese de uso planteada por la marca “Ferrum” a la marca “Facebook” por el uso de la letra “F” como marca mixta, entendió que “la continuidad en el tiempo del uso indebido de una marca similar a otra no determina la imprescriptibilidad de la acción civil” y además concluye el fallo indicando que “los conflictos marcarios están tan estrechamente ligados a la vida de la industria, el comercio y el desarrollo de ciertas actividades civiles, que deben ser resueltos con criterio realista, esto es, atendiendo a los reales intereses en juego de ambas partes y del consumidor”. Por ello, el tribunal no advirtió que el público pueda incurrir en confusión entre ambas marcas, declarando prescripta la acción planteada por Ferrum.

A pesar de la falta de una disposición clara en la Ley de Marcas argentina, la jurisprudencia nacional ha emitido fallos tanto considerando como como no la imprescriptibilidad de la acción de cese de uso marcario. Dada la importancia de las marcas en la economía y la necesidad de mantener su integridad, consideramos al igual que la postura de Otamendi que la acción de cese de uso marcario debería ser imprescriptible para garantizar una protección efectiva en la protección de las marcas registradas ya que hacen a unos de los pilares fundamentales en la economía y los derechos de propiedad industrial en el país, y las decisiones judiciales futuras deberían tener criterio unificado respecto a este tema ya que la seguridad jurídica es uno de los principios bases de todo ordenamiento jurídico donde se garantiza a cada individuo, por parte del Estado, de que su persona, sus bienes y sus derechos no serán violentados o que, en caso de que si esto último llegara a producirse, le serán asegurados por la sociedad, la protección y reparación de aquellos.

Fuentes: 

https://ar.vlex.com/vid/facebook-inc-c-ferrum-903605429

Derecho de Marcas – Autor: Otamendi, Jorge – Editorial: LexisNexis – Abeledo-Perrot – Año 2003 

(*) Agente de la propiedad industrial 

(**) Abogada

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