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Recientemente, el Tribunal de la Unión Europea se vio obligada a resolver un caso que bien podría haber sido un juego de polo; el caballo de la conocida marca estadounidense “Ralph Lauren”, se encontró envuelto en un aprieto, en este caso judicial, teniendo a una empresa madrileña como rival: Style & Taste SL.
La controversia empezó hace tiempo, el 29 de septiembre de 2004, la empresa estadounidense The Polo/Lauren Company LP solicitó ante la Oficina de Marcas de la Union Europea (EUIPO) el registro como marca de la Unión Europea para identificar vestimenta y calzado, un signo figurativo que se compone de jugador de polo a caballo sosteniendo en alto su palo de color negro. El registro fue concedido exitosamente el 3 de noviembre de 2005.
Años más tarde, precisamente en el 2016, la empresa madrileña Style & Taste SL, dedicada principalmente a la moda masculina, presentó una demanda de nulidad de la marca figurativa de Lauren Company, alegando que había registrado con antelación, un dibujo muy similar; y sosteniendo que por mUy célebre que aquél fuera, su registro era anterior y el parecido tornaba imposible la coexistencia, porque generaba “riesgo de confusión” para los consumidores de ambas marcas, siendo que ambas se dedicaban al rubro de la moda.
El caso llegó a manos de la EUIPO, quien desestimó el pedido de nulidad de la empresa local. Ésta, por su parte, presentó un recurso en contra de esta resolución, la que fue nuevamente denegada, considerando que el registro del dibujo había caducado en mayo del año 2017, perdiendo vigencia.
Así las cosas, la empresa madrileña se vio obligada a llevar el caso ante el Tribunal General de la Unión Europea, solicitando, en esencia, la modificación de las resoluciones anteriores, y que, el registro de la marca de la empresa estadounidense fuese declarada nula ya que pese a haber perdido vigencia el registro de su diseño, ésta se veía imposibilitada de renovarlo por el plazo previsto en la legislación española, pero que éste no había perdido vigencia en la realidad y que le seguía perteneciendo.
En su reciente resolución, el Tribunal General de la Unión Europea recuerda que el artículo 52 del Reglamento 40/94 sobre la marca de la Unión Europea, tiene por objeto “proteger los intereses individuales de los titulares de derechos de propiedad industrial anteriores que entran en conflicto con marcas posteriores de la Unión”. Así pues, la sentencia señala que para solicitar la nulidad de la marca de la empresa norteamericana con arreglo a dicha disposición, la empresa española debe necesariamente acreditar la existencia de un conflicto con esa marcas desde la fecha de presentación de la solicitud o de prioridad de estas. Además, “debe demostrar que ese derecho le permite prohibir el uso de tal marca en la fecha de presentación de la solicitud o de prioridad de esta”. De ello se deduce que, si una marca anterior se invoca en apoyo de una solicitud de nulidad, pero esta ya no goza de la protección de la Unión en la fecha en la que se pronuncia la EUIPO sobre dicha solicitud, deberá desestimarse dicha solicitud de nulidad.
En otros términos, lo que la norma europea exige para brindarles protección superior a los diseños anteriores frente a los registros de marca posteriores, es que, en el momento de declararse la nulidad de una marca posterior por la existencia de un diseño anterior, este diseño anterior se encuentre vigente y que, por ende, su titular pueda hacerlo valer frente a terceros.
En este caso, no se discute que el registro del dibujo anterior expiró en 2017, es decir, antes de la adopción de la resolución impugnada, el 7 de enero de 2019. Y si bien la recurrente alega que el “Derecho español no le permitía renovar el registro de ese dibujo o modelo, pero que este no había desaparecido por haber expirado”, lo cierto es que en la legislación española los dibujos tienen un límite de protección de 25 años, que no se puede ampliar, mientras que la protección de las marcas es indefinida, siempre que se abonen las tasas de renovación. Así, dado que en este caso el diseño había caducado en esa fecha, tanto la EUIPO como el Tribunal General han rechazado declarar la nulidad de la marca.
La cuestión que surge es qué habría resuelto el Tribunal Europeo, si el diseño anterior de la empresa madrileña hubiera estado en vigor en el momento de adoptarse la decisión final, ¿seguiría galopando en tierras europeas el caballo de Ralph Lauren?
* Agente de la propiedad industrial ** Abogada
