Reforma de la ley de marcas. Primeras resoluciones de INPI (II)

Por Sergio Castelli * y M. Constanza Leiva **, exclusivo para COMERCIO Y JUSTICIA

Como comenzamos a relatar la semana pasada, en 2018, la reforma de la ley de marcas introdujo un novedoso procedimiento administrativo de resolución de oposiciones al eliminar la carga que pesaba sobre el solicitante de una nueva marca de iniciar un procedimiento judicial para obtener el retiro de la oposición que hubiere sufrido en el trámite de registro.

Pero la novedad también planteaba muchísimos interrogantes, ya que es la primera vez que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) se desempeñaba como autoridad de aplicación en este aspecto. Para quienes encuentran en la propiedad industrial el trabajo diario y que estaban acostumbrados al accionar judicial para estos casos, surgieron más dudas que certezas: ¿qué pruebas iba a aceptar el INPI?, ¿qué criterios iba a adoptar para resolver?, ¿se haría eco de la cuantiosa jurisprudencia ya existente en la materia?, ¿cuánto demoraría en resolver?

Estos y muchos interrogantes más comenzaron a responderse con las primeras resoluciones emitidas por el INPI recientemente.
Con relación a las pruebas ofrecidas, el INPI en casi todos los casos ha desestimado oficios y pruebas periciales, se ha limitado a la prueba documental ofrecida y realizado incluso de oficio algunas constataciones web y en su propia base de datos.

El nuevo procedimiento se inicia con el “mantenimiento de la oposición” presentado por el oponente, es decir aquel que tiene una marca que considera se ve afectada por la nueva marca que se intenta registrar. Frente a dicho mantenimiento, el solicitante del nuevo registro debería contestar ofreciendo la prueba que hace a su derecho; y precisamente aquí es donde encontramos otra novedad: la falta de contestación del solicitante no acarrea los mismos efectos que la rebeldía en el juicio, INPI aclaró en el caso “Vita Parfum vs Vitamina” que no se podía entender la falta de contestación del solicitante como la presunción de que todo lo invocado por el oponente era cierto o que no tenía interés en el procedimiento, considerándolo como parte por el hecho de haber presentado la solicitud de registro de una marca y abonado la tasa exigida por ello.

Por otro lado, es importante destacar que el INPI ha aprovechado el camino recorrido en la vía judicial anteriormente exigida para resolver oposiciones, ha recurrido a lo establecido por la jurisprudencia para determinar la conexidad entre las clases en pugna al tratar el caso “Terranova clase 32 vs Terranova clase 33” -en la clase 32 se encuentran las bebidas sin alcohol y cerveza y en la 33, todas las bebidas alcohólicas-, también para aplicar el principio de especialidad vigente en la materia, como asimismo su excepción cuando se trata de marcas notorias, aplicando el criterio circunstancial en las marcas destinadas a productos medicinales de la clase 5 y analizando en numerosos casos de forma correcta los conceptos ya instalados como “casualidad milagrosa”, “similitud confusionista” y “mot vedette” .

Siguen existiendo algunas dudas, sobre todo en lo relativo al examen de fondo de la solicitud de marca que tiene oposición, ya que en la actualidad el Instituto está notificando en el mismo acto la existencia de oposición y de “vista por antecedentes”, existiendo casos en los que en la vista se cita como antecedente la misma marca que resulta fundamento de la oposición, con lo cual, de contestar el solicitante la vista por antecedentes, el INPI quedaría impedido de resolver sobre ella hasta tanto culmine el procedimiento de resolución de oposición, ya que de otro modo sería un “adelanto de criterio”.

Con el correr del tiempo y de las resoluciones nos encontraremos en una mejor posición crítica ya que, por el momento, el INPI ha sacado resoluciones sobre casos que con el sistema anterior no habrían ido a juicio, ya que se trata de marcas muy similares y para identificar los mismos productos/servicios o algunos muy vinculados. Lo positivo hasta ahora es que el comienzo fue sin sorpresas negativas. Tendremos que esperar a nuevas resoluciones para confirmarlo.

* Agente de la propiedad industrial  ** Abogada

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