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Cuando alguien solicita el registro de una marca ante Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) debe poseer un interés legítimo, el cual debe sostenerse en el transcurso del tiempo durante toda la existencia de la marca. Por este motivo, el solicitante debe usarla dentro de los primeros cinco años desde su concesión, caso contrario, el INPI de oficio o terceros pueden solicitar la caducidad de la misma, alegando la falta de uso, y, por ende, de interés legítimo. El artículo 26 de la ley de marcas 22362 establece que el INPI, de oficio o a pedido de parte, declarará la caducidad de la marca, inclusive parcialmente, con relación a los productos o servicios para los que no hubiere sido utilizada en el país dentro de los cinco años previos a la solicitud de caducidad, salvo que mediaren causas de fuerza mayor.
Recientemente, la La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal resolvió una disputa la cual comenzó ante el INPI cuando Walmart solicitó la caducidad de la marca Agricupon (& Diseño) Acta N° 3.170.870, Registro N° 2.599.756 en clase 35 alegando, la falta de uso de ésta.
El interés legítimo de Walmart, gran compañía reconocida mundialmente, se basó específicamente en la confundibilidad manifiesta entre Agricupon (& Diseño) con las marcas “Spark Design” Acta N° 2.710.455, y “Half Spark Design” Acta N° 2.811.253 ambas en clase 35, registros marcarios de su titularidad desde el año 2007 en la Argentina.
En primera instancia, INPI rechazó la acción de caducidad, aun cuando el titular de la contraria no había presentado pruebas de uso -lo cual es obligatorio desde el año 2018- mediante una declaración jurada. El demandante apeló la resolución del organismo administrativo y en segunda instancia, la cámara consideró que el titular de la marca no contaba con pruebas de uso efectivo de la marca ni con interés legítimo en mantenerla, por lo que resolvió revocar la decisión del INPI y declarar la caducidad, fallando a favor de Walmart.
Cabe resaltar que el titular de Agricupon (& Diseño) mantuvo a lo largo del proceso una actitud pasiva, ya que no contestó en ni en sede administrativa ante INPI, ni posteriormente en la justicia federal, lo cual una vez demuestra el poco interés abocado a su marca y le jugó en contra a la hora de la sentencia ya que la falta de prueba de su titular crea sin dudas una presunción en el juzgador sobre su falta de uso. Declarada la caducidad, el efecto principal es la pérdida del derecho.
El tribunal se expresó respecto a la carga de la prueba de uso, asegurando que ésta debe recaer en cabeza del litigante que cuenta con mayores posibilidades y facilidades para aportar los elementos necesarios para el esclarecimiento de la verdad. La jurisprudencia reinante en nuestra materia y en casi todas las ramas del derecho es la inversión de la carga probatoria, la cual establece que debe probar quien se encuentre en mejores condiciones de hacerlo, ya que el demandante no puede probar un hecho negativo -el no uso-.
Del fallo también se concluye que la posibilidad de confusión constituye interés legítimo para solicitar una caducidad de marca, considerando que el objeto y foco de protección de la ley son los consumidores y el resguardo de sus derechos. Por ende, esta acción se convierte en una herramienta valiosa para remover registros de marcas que puedan tener elementos similares o compartidos.
Este fallo resalta la importancia de utilizar activamente las marcas registradas para mantener su validez legal y evitar correr el riesgo de perder los derechos sobre los registros marcarios de los cuales se obtuvo la titularidad. En otras palabras, las marcas se registran para ser usadas y, si no se usan, no existe otro interés que el meramente especulativo, el cual es sancionado por nuestra ley.
(*) Agente de la propiedad industrial
(**) Abogada
