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El pasado 6 de marzo la Sala Sexta del Tribunal General de la Unión Europea confirmó la anulación de un diseño comunitario para calzado de la firma alemana Puma por la divulgación hecha antes del período de gracia por la cantante barbadense Rihanna. El caso ilustra la necesidad de sincronizar cuidadosamente el lanzamiento de un nuevo producto y las devastadoras consecuencias de una difusión extemporánea.
Los antecedentes
El 22 de julio de 2019 la firma neerlandesa Handelsmaatschappij J. van Hilst BV pidió la nulidad del diseño comunitario registrado por la firma alemana Puma SE bajo Nº 3.320.555-0002 con base en una solicitud presentada el 26 de julio de 2016 para “Zapatos”, aduciendo que carecía de novedad y carácter singular dado que había sido divulgado por la propia registrante antes del período de gracia.
La divulgación había tenido lugar el 16 de diciembre de 2014 en la cuenta de Instagram “badgalriri” de la conocida cantante (y empresaria, diseñadora y actriz) Robyn Rihanna Fenty, quien a la sazón también era directora creativa de Puma. Ahí se comunicaba el nombramiento de Rihanna y se la mostraba en una sucesión de fotografías con un par de zapatillas blancas con gruesa suela negra. Este posteo tuvo más de 300.000 likes.
Los argumentos
Para comprender el fundamento jurídico del planteo de nulidad hay que tener en cuenta los requisitos y plazos legales involucrados en la normativa comunitaria, y -especialmente- lo referido al período de gracia.
El reglamento (CE) Nº 6/2002 del consejo sobre dibujos y modelos comunitarios establece que para ser protegible el diseño debe ser nuevo y poseer carácter singular (art. 4, apartado 1). Es nuevo si no existe ningún dibujo o modelo idéntico o cuyas características difieran solamente en detalles insignificantes (art. 5), y posee carácter singular “cuando la impresión general que produzca en los usuarios informados difiera de la impresión general producida por cualquier otro dibujo o modelo que haya sido hecho público” (art. 6, apartado 1).
La fecha de corte para computar el antecedente es la de la presentación de la solicitud o la de su prioridad, si se la hubiera reivindicado (art. 5, apartado 1, inc. b]). El período de gracia comprende la divulgación hecha por el autor del diseño, su causahabiente o, en ciertas circunstancias, un tercero, “durante los doce meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud o, si se reivindica prioridad, a la fecha de prioridad” (art. 7, apartado 2).
Recordemos las fechas: la solicitud de registro del modelo en cuestión había sido presentada el 26 de julio de 2016 (reivindicando la prioridad de una solicitud estadounidense presentada solo un día antes), y la divulgación en Instagram había ocurrido el 16 de diciembre de 2014, es decir, mucho más de un año antes.
Las decisiones
En una primera instancia, el 19 de marzo de 2021 la División de Anulación de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO, por sus siglas en inglés) admitió la nulidad por considerar que el diseño en cuestión no tenía el carácter singular exigido por el art. 6 del Reglamento. Esta decisión, recurrida por Puma, fue confirmada por las mismas razones el 11 de agosto de 2022 por la Sala de Recurso de la EUIPO. Un nuevo recurso, esta vez ante el Tribunal General de la Unión Europea, también fue rechazado en el pronunciamiento que comento.
Aquí el tribunal afirmó que los posteos en la cuenta de Instagram “badgalriri” permitían identificar todas las características del diseño desde varios ángulos. También tomó en cuenta que en diciembre de 2014 Rihanna era una estrella mundialmente famosa del pop y, en consecuencia, era perfectamente razonable que una proporción “no insignificante” de las personas interesadas en ella o su música observaran de cerca las fotografías en cuestión. Dichas divulgaciones eran anteriores en más de doce meses a la presentación del diseño impugnado, de modo que el período de gracia no era aplicable a este caso. Como consecuencia de todo ello, el tribunal rechazó este último recurso, con costas.
¿Y por casa cómo andamos?
¿Cómo se habría resuelto este mismo caso en Argentina? Lo más probable es que se hubiera llegado a la misma conclusión, pero ello no es totalmente seguro porque hay algunas diferencias legales.
Por de pronto, la ley argentina también reconoce el período de gracia, de manera muy mejorada tras la modificación introducida por la ley 27444. Concretamente, según la actual normativa no destruyen la novedad los modelos o diseños divulgados dentro de los seis meses “que preceden a la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad” cuando “tal divulgación hubiese sido resultado directa o indirectamente de actos realizados por el autor o sus sucesores legítimos”, o fuera proveniente de la divulgación de mala fe de un tercero, o se tratara de publicaciones hechas por error por el INPI (art. 6, inc. a), decreto-ley 6673/63, t.o. 2018. Como se aprecia, el concepto es el mismo del diseño comunitario, y la única diferencia radica en que éste dispone un plazo de doce meses y nuestra ley solamente seis meses.
Pero hay otra diferencia que podría incidir en el análisis de un imaginario “caso Rihanna” planteado en Argentina, y es que el concepto de novedad no es exactamente el mismo. Mientras que, como señalé más arriba, la normativa comunitaria exige novedad y carácter singular, la ley argentina solamente requiere novedad. Como también vimos, la novedad en la legislación comunitaria se limita a que no haya identidad entre lo propuesto y lo conocido (y si hay diferencias, que éstas no consistan en detalles insignificantes), pero el carácter singular le añade una especie de novedad calificada: una impresión general diferente para los usuarios informados. Esto último no existe en Argentina.
Adviértase que en las tres instancias -la División de Anulación de la EUIPO, la Sala de Recurso y el Tribunal General- la nulidad solamente se basó en la falta de carácter singular, pese a que la accionante también había invocado la carencia de novedad. Esto podría insinuar que en todos los casos las fotografías incluidas en los posteos no eran lo suficientemente claras como para respaldar una conclusión de identidad (entre esas fotografías y el diseño en cuestión), pero sí para argumentar falta de carácter singular. Es cierto que el Tribunal General sostuvo que las imágenes publicadas sí tenían una calidad suficiente “para permitir reconocer todas las características del diseño anterior”, pero también lo es que no invocó falta de novedad sino únicamente la ausencia de carácter singular.
En un hipotético planteo argentino, la comparación se hubiera tenido que hacer entre las fotografías incluidas en los posteos de Instagram y el modelo depositado. Si esas fotografías se hubieran tenido por insuficientemente claras, entonces resultaría más difícil invalidar el modelo por falta de novedad. Pero eso, por supuesto, pertenece al campo de la conjetura jurídica.
La moraleja
Sea como fuere, la enseñanza del “caso Rihanna” es clara y tan válida aquí como allá: es absolutamente indispensable coordinar cuidadosamente los departamentos creativo y comercial de las empresas con sus asesores de propiedad industrial. Esto se aplica no sólo a los modelos industriales sino también a las marcas, patentes y modelos de utilidad. En el caso de las marcas la pérdida de la novedad puede no configurar una dificultad insalvable, pero para patentes y modelos normalmente es fatal.
La divulgación por una figura famosa -en este caso, una verdadera celebrity– no mejora sino que empeora las cosas, ya que solamente contribuye a una difusión mayor: los más de 300.000 likes que recibieron los posteos de Rihanna en Instagram no sirvieron para defender el modelo en cuestión sino que probablemente contribuyeron a su final.
(*) Ojam Bullrich Flanzbaum
www.abogados.com.ar
