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Quienes tenemos más de 30 años, cuando pensamos en helados rápidamente se nos vienen a la mente los míticos “Camy”, marca de la multinacional suiza Nestlé SA, que a partir del 11 de diciembre pasado ya no se encuentra protegida por el derecho de marcas.
En el año 2016, la compañía global Ice Cream Factory Co-Maker interpuso demanda de caducidad de determinadas marcas bajo la titularidad de Nestlé, entre las cuales se encontraba la famosa marca internacional Camy, ya que a su consideración no habían hecho uso real y efectivo de ella dentro de los cinco años siguientes a su concesión.
El Juzgado de lo Mercantil Nº 1 de Valencia resolvió desestimar la demanda y en contra de esta resolución el demandante interpuso recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, que en julio del año pasado consideró que Nestlé no había hecho uso real y efectivo y, por ende, declaró la caducidad de las marcas, quedando a salvo la marca “Nestlé Camy Gran Dama”.
Nestlé recurrió esta resolución ante el Tribunal Supremo, considerando que el hecho de haberse declarado válida la marca “Nestlé Camy Gran Dama” obligaba a continuar con la protección de las marcas que hicieran uso de la denominación “Camy”, porque era utilizada para identificar los mismos productos.
Ante dicho argumento, el Tribunal Supremo se expidió en el sentido de que la caducidad de las marcas se analiza siempre de manera individual y atendiendo siempre a las circunstancias del caso concreto. En estos términos, declaró válida la marca “Nestlé Camy Gran Dama”, ya que ella se encuentra limitada a identificar una tarta helada. En cambio, no se pudo probar el uso real y efectivo de la denominación “Camy” registrada incluyendo todos los productos de toda la clase, entre los que se encuentran incluidos los helados, por lo que es imposible brindarles la protección de un registro marcario.
En la misma resolución hace mención a la doctrina y jurisprudencia de la Unión Europea acerca de la caducidad de las marcas por falta del efectivo uso. Esto se produce pasados los cinco años desde la publicación de la concesión de la marca. El motivo de esta sanción es que la protección de ésta no puede perdurar cuando ha perdido su razón comercial, es decir, su capacidad de crear y conservar un mercado para determinados productos y servicios.
En nuestro país, mediante la ley 27444, publicada en el Boletín Oficial el 18/6/2018, se modificó el artículo 26 de la Ley 22362 -de Marcas-, en la que se incorporó la obligación de presentar una declaración jurada de uso (DJU), que debe presentarse, al igual que en el derecho español, al quinto año desde la concesión de la marca. El objetivo de este trámite es demostrar el uso real y efectivo de aquélla y evitar así el registro de marcas a modo especulativo.
Se entiende por uso real y efectivo la función esencial de la marca, que es garantizar al consumidor la identidad de un producto o servicio, permitiendo distinguir su origen sin confusión.
La falta de presentación de la DJU constituye una presunción legal de que la marca no fue utilizada. Esto no implicará la caducidad automática del registro al cumplirse el periodo de vigencia de los diez años; la marca no podrá ser renovada hasta tanto se cumplimente dicha obligación y además la autoridad podría declarar la caducidad a pedido de un tercero en caso de que no se compruebe el uso.
Es prudente resaltar la importancia de la presentación de la DJU en el tiempo establecido por la normativa, al igual que es sumamente importante usar la marca tal cual se solicitó su registro y para la distinción de los mismos productos o servicios solicitados para evitar futuros conflictos de naturaleza.
(*) Agente de la propiedad industrial
(**) Abogada
